Ignacio Alamar

FUNCIONES DE LA MARCA.

Autor: Ignacio Alamar Llinás. Doctor en Derecho. Abogado.

Sumario 1. Introducción. 2. Función primaria de la marca: identificación de los productos o servicios. 3. Función de determinación del origen empresarial o profesional. 4. Función informativa o de comunicación. 5. Función indicadora de la uniformidad y de la calidad. 6. Función de concentración del fondo de comercio y del prestigio. 7. Función Publicitaria. 8. Función de inversión. 9. Función ornamental. 10. Conclusiones.

I.-   Introducción.

La marca constituye un fenómeno de doble vertiente: por una parte, es una auténtica realidad material que se expresa mediante un signo y al lado de esto, también se produce una realidad jurídica consistente en el derecho de monopolio que la marca confiere a su titular a utilizarla en el tráfico económico con carácter exclusivo.

Tradicionalmente la marca cumple la función principal de identificar los productos o servicios que distingue y junto a ella pueden concurrir, no necesariamente en todas las marcas ni en el mismo momento, otras funciones adicionales y específicas que permiten potenciar la marca en beneficio de su titular y de los destinatarios de la misma respetando su derecho a la libre elección. Algunas de estas funciones se reconocen en los propios textos legales y otras en la doctrina y en la jurisprudencia.

La función primaria o esencial de identificación se integra dentro del propio concepto de marca y las otras funciones dependen de otros factores como la voluntad de su titular o de quien la explota, de su propia implantación en el mercado y de la vida que el producto o el servicio tenga, o de la respuesta que el mercado dé a la misma.

En nuestra doctrina interna no existe unanimidad en la clasificación de las funciones de la marca, aunque las diferencias tampoco son esenciales en su descripción e, incluso, algún autor ha diferenciado entre lo que denomina funciones económicas de la marca frente a la función jurídica.

Así, Fernández Nóvoa[1], al que siguen Vicent Chuliá[2] y Llobregat Hurtado[3], enumera la función indicadora de la procedencia empresarial, la función indicadora de la calidad, la función condensadora del eventual goodwill o reputación y la función publicitaria.

Baylos Corroza[4] únicamente consideraba como función de la marca su carácter distintivo y Broseta[5], desarrollando esta idea, añade que de esta función distintiva pueden predicarse cuatro principios concretos: novedad, veracidad, accesoriedad y especialidad.

Bercovitz[6] tras señalar que la marca sirve esencialmente para identificar y distinguir, examina la función acreditativa de origen empresarial, la función de garantía y la función publicitaria como instrumentos de actuación empresarial.

Casado Cerviño[7] además de la función indicadora de la procedencia empresarial, resalta la función condensadora del prestigio y de la calidad de los productos o servicios.

Lobato[8] nos enseña la importancia de la patrimonialización de la marca renombrada.

Chijane[9] plantea que las funciones de la marca sólo pueden desempeñarse si primigeniamente resultan aptas para identificar los productos presentados en el mercado, dando prevalencia a la función distintiva de la marca. Esta línea también es mantenida en la doctrina italiana por Sena[10] quien destaca la función distintiva como forma esencial y típica de la marca, sin especial valor significativo, simplemente como el nombre del producto o del servicio que lo individualiza respecto de las otras ofertas del mercado y que constituye un instrumento de comunicación, de información y de competencia.

Monteagudo[11] opone lo que denomina funciones económicas de la marca: la indicadora del origen empresarial de los productos o servicios, la indicadora de la calidad, la condensadora del goodwill y la publicitaria, frente a la función jurídica, que es la utilidad para identificar y distinguir productos o servicios, siendo esta función donde residiría la propia esencia de la marca; sin embargo, no parece conveniente contraponer las funciones económicas a las funciones jurídicas ya que ambas, como se ha expuesto anteriormente, son expresiones de un mismo fenómeno.

En la doctrina italiana Vanzetti y Di Cataldo[12] examinan la función distintiva señalando que a ella corresponde la estructura del derecho sobre la marca: che come ogni diritto su segno distintivo è diritto di esclusiva y la función de indicación de procedencia que examinan, en particular, respecto de la libre cesión de la marca; de la prohibición de uso engañoso y del riesgo de confusión.

Por su parte, Cionti[13], citando a Vanzetti[14] señala que por funciones de la marca debe entenderse no aquellas que se ejercitan de hecho sino aquellas que resultan jurídicamente protegidas, pero advierte que la marca tiene una sola y única función propia que la identifica y la diferencia del resto del universo; lo cual no significa -añade el citado autor- que los elementos que constituyen la marca no puedan tener o desempeñar otras funciones que son innumerables y en su mayor parte indeterminables. Se trata, en suma, de funciones impropias que deben ser compatibles con la función propia y, por tanto, no influyen en la identidad de la marca o, si lo son, transforman el elemento constitutivo de la marca.

Finalmente, Sironi[15] analiza la función de identificación de la marca y la función atractiva o de publicidad y Ghidini[16] centra sus comentarios en la función distintiva y en el valor publicitario de la marca.

La línea doctrinal marcada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del derecho exclusivo que nace del registro entiende que el titular de la marca está facultado para prohibir el uso no autorizado realizado por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicho uso pueda menoscabar las funciones de la misma y, en particular, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios [S. 2007, Céline c. Céline[17]] y otras significativas como la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad [S. 2009, L’Oréal c. Bellure[18]].

A nuestro modo de ver y siguiendo la doctrina mayoritaria, la función esencial que cumple la marca es propiamente la identificación y diferenciación de productos y servicios siendo todas las demás funciones accesorias, pues, el ámbito empresarial o profesional en el que despliega sus efectos puede convertir a la marca en un instrumento de estrategia comercial que persigue la fidelización del destinatario del producto o del servicio.

II.- Función primaria de la marca: identificación de los productos o servicios.

Es opinión unánime que la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica[19]. Por ello, con la finalidad de evitar la identidad y el riesgo de confusión, el art. 4, letra a), de la Ley de Marcas establece que podrán constituir marcas todos los signos apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas aludiendo con ello a la función primaria de la marca[20].

Sin embargo, el concepto de marca en el texto legal de 1988 y en el de 2001 suprimieron la referencia al carácter material de la marca que contenía el EPI al incluir que sirva para señalar y distinguir que ha sido sustituido por la fórmula mas breve: apropiados para distinguir [antes de la reforma de 2019: que sirva para distinguir] incidiendo en el aspecto diferenciador que debe tener la marca respecto de los otros productos existentes en el mercado y obviándose el carácter identificador; todo ello, sin perjuicio de que al distinguir, la marca sirve para señalar a través de las diferencias.

Pero como hemos expuesto debería primar la función identificadora frente a la diferenciadora pues, en definitiva, esta última debe ser una mera consecuencia de la primera; lo que ha sido, además, el origen de muchos conflictos. Esta función identificadora de la marca queda plenamente cubierta desde el momento en que, atendiendo al principio de veracidad, en el sentido de no engañosa, la marca constituye un signo apto para señalar a un determinado producto o servicio, genéricamente considerado. Cualquier otro extremo que pretenda adicionarse supera la función identificadora y pertenece a las otras funciones que cumplen determinadas marcas.

Al estudiar el concepto de marca hemos señalado que este criterio diferenciador ha venido a consolidar una doctrina que da virtualidad como marca a los signos en función de que simplemente concurra en ellos algún vocablo o letra que los «diferencie». Esta perspectiva «formalista» ha sido el origen de muchos conflictos entre marcas, ocasionados por el hecho de haber prosperado la incomprensible tesis de considerar admisible la simple adición de algún carácter, fonema o vocablo, en las marcas denominativas, dotándolas de eficacia jurídica, en lugar de reservar el derecho de exclusiva sólo a aquellos signos que fueran verdaderamente identificadores por su originalidad o, al menos, por la aplicación que se hace de los mismos para identificar el producto o el servicio.

La mayoría de la doctrina coincide en señalar que la función esencial de la marca es la de servir de signo distintivo de los productos o servicios que incorpora. En este sentido se pronuncia Bercovitz[21] citando la STS de 20 de junio de 1994[22] que, textualmente, dice: […] no se puede olvidar que es esencial a las marcas servir de distintivo de los productos con las cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás del mercado. Igual consideración formula Chijane[23] al afirmar que: La mayoría de la doctrina sostiene que la función básica y directamente tutelada por el sistema jurídico, es la distintiva. Por el contrario, Llobregat Hurtado[24] señala que: La primera función de las marcas y la mas importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan. En la doctrina italiana Sironi[25] al analizar la función de identificación de la marca pone de manifiesto que anteriormente venía especificada con la función de origen empresarial o profesional y que en la actualidad viene, más bien, referida a la esfera de control del titular de la marca respecto de los autorizados al uso.

III.- Función de determinación del origen empresarial o profesional.

La función indicadora de la procedencia del origen empresarial o profesional es una de las más arraigadas dentro del sistema de marcas pues, en su origen, era habitual la utilización de signos y sellos para identificar al propio gremio de fabricantes que elaboraba los productos.

Esta función acreditativa de la procedencia[26] es en cierta medida complementaria de la función identificadora de la marca, pues el conocimiento conjunto del producto y de la procedencia del mismo permite al consumidor o al usuario asociar de forma más veloz la calidad esperada del producto o del servicio que se distingue[27] con la marca, pues esa calidad es homogénea y de general conocimiento ya que se apoya en un fondo de comercio del empresario, lo que facilita su elección.

En nuestra doctrina Lobato[28] señala que mediante esta función los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan y añade que: esta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quien procede el producto o el servicio.

Tanto el Considerando 16 de la Directiva de Marcas como el Considerando 11 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea establecen como principio general que la función primordial de la protección conferida a la marca registrada es garantizar la marca como una indicación de origen y así se ha incorporado en los respectivos textos normativos. De igual modo, si la función de procedencia induce a error geográfico entre el público, queda incluida entre los supuestos de sanción de caducidad de la marca tanto en la Directiva, en el Reglamento, como en la Ley de Marcas.

El art. 3, letra a), DM establece que pueden constituir marca todos aquellos signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; concepto que se reproduce literalmente en el art. 4 RMC y LM.

De igual modo el Tribunal de Luxemburgo ya señalaba en 1978 que la función esencial de la marca era garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia [S. Hoffmann c. Centrafarm[29]]. Posteriormente, se vinculó la función de procedencia con la función de calidad, declarándose que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de origen del producto, la marca sirve en particular de garantía de que todos los productos designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad [S. L’Oréal c. eBay[30]].

Pues bien, en la actualidad, son muchos los autores que entienden que pese al carácter normativo de la función de procedencia, esta función quiebra necesariamente con el actual sistema de mercado en el que, en ocasiones, el origen de la marca responde a un entramado societario o bien, su titularidad pertenece a sociedades patrimoniales ajenas a la explotación[31]. Nos adherimos a la opinión en ese sentido de Chijane[32] cuando afirma que al público consumidor ya no le interesa saber a ciencia cierta el origen empresarial, es más, en la mayoría de los casos lo ignora.

Estas circunstancias que obvian el conocimiento del verdadero titular de la marca[33] y que despliegan importantes efectos jurídicos, no restan importancia a la función acreditativa del origen de la marca, pero permiten mantener, frente a otras opiniones doctrinales, que la función de procedencia de la marca no reviste un carácter primario.

En nuestra doctrina Bercovitz[34] ha puesto de manifiesto que la función de diferenciar los productos o servicios con un mismo origen empresarial debe matizase porque no todos los productos o servicios identificados con la marca tienen que proceder de la misma empresa, como es el caso del uso de la marca bajo licencia y, al contrario, diversas marcas pueden distinguir productos o servicios idénticos o similares procedentes de la misma empresa.

En cualquier caso, debe entenderse que se trata de una cuestión meramente organizativa de la empresa o del profesional que, como tal, no tiene porqué afectar a la función de procedencia de la marca y cuya decisión estratégica viene impuesta por el propio mercado. Esto no obstante, Lobato[35] advierte que si el titular-licenciante no controla al licenciatario, se expone a la eventualidad de que la marca se declare caducada por inducir a error al consumidor sobre las características de producto o servicio, aun cuando no existe una jurisprudencia relevante sobre la materia.

La relevancia de la procedencia empresarial o profesional de la marca quedará delimitada, por consiguiente, a aquellos casos en los que expresamente así se manifieste. Con todo, el consumidor o el usuario no es indiferente a los cambios empresariales o profesionales que puedan tener lugar en la titularidad de la marca[36] ya que piensa que cada producto que adquiere de una determinada marca o cada servicio que le es prestado viene respaldado por una empresa o profesional determinados.

Lo expuesto anteriormente viene referido a la marca usual, pues, las marcas colectivas[37] o las marcas de garantía y, en general, cualquier marca de grupo que son admitidas en el Derecho de Marcas amparan la función de procedencia.

Ciertamente cuando se inicia una actividad o en el desarrollo posterior de la misma se tiene en cuenta la marca como parte de ese proyecto que se lleva a cabo, pero la propia evolución del mercado puede dar lugar a que la marca tenga vida propia con independencia de la empresa. Las consecuencias estructurales que tiene para la empresa el crecimiento económico, las fluctuaciones del mercado y la necesidad de preparación continua de nuevas estrategias empresariales obligan a diseñar una línea de información al consumidor que no se vea alterada por los sucesivos cambios que acontecen en el día a día de un mercado libre y competitivo. Por el contrario, las extensiones en línea de las marcas pueden tener el inconveniente de arrastrar los fallos de un producto a los demás productos que de forma conjunta también la incorporan.

Dentro del ámbito de las marcas renombradas y como tendremos ocasión de comentar más adelante, éstas pueden adquirir un valor en sí mismas que las hace también eficaces para distinguir productos o servicios para los que no se hallan registradas. No desempeña pues la marca renombrada, en estos casos, una función distintiva del producto en sí respecto de los productos de los competidores, sino que lo que se pretende es inculcar en el consumidor o en el usuario la asociación de todos los productos o servicios, bajo un mismo origen empresarial o profesional, identificado como marca. Incluso podría calificarse la marca renombrada como marca de procedencia ya que, realmente, a partir de haber adquirido el renombre, es ésta la única función o, cuanto menos, la función principal que cumple la marca en el mercado.

Es frecuente que a partir de un determinado nivel de crecimiento empresarial que, de suyo, propicia el renombre de la marca se produzcan importantes cambios organizativos o estructurales dentro de la empresa o del grupo de empresas, con intercambios de accionariado, de gestión, de pérdida o de toma de control. Si con ello se consigue al mismo tiempo que el destinatario del producto o del servicio permanezca fiel a la marca, es evidente que el éxito comercial no se hará esperar. Por lo demás, es sabido que en nuestro sistema de marcas la cesión libre de la marca, con independencia de la empresa (art. 47 LM), es la norma tradicional, y como apunta Lobato[38] por pura lógica, el principal interesado en no defraudar las expectativas del consumidor es el nuevo titular de la marca.

IV.- Función informativa o de comunicación.

Las marcas incorporan una serie de mensajes para el consumidor o para el usuario relativos a la naturaleza, a las características, a la calidad, a las prestaciones del producto o del servicio o bien, referentes a la titularidad del signo, de la empresa o del profesional que la utiliza en el mercado. Desde esta perspectiva, es evidente que la marca es ante todo un soporte de información para el público en general o para el público al que se dirige que no tiene porqué referirse a un específico nivel de calidad o de prestaciones, alto, medio o bajo y que, en ocasiones, se limita a comunicar al público las características del producto o servicio amparado por la marca.

La función informativa se cumple de manera distinta en cada marca y así, mientras que determinadas marcas solamente identifican un determinado producto o servicio, otras, en cambio, sirven para identificar una diversidad, los cuales deben presentar una cierta homogeneidad entre sí, aun cuando la marca no los identifica por su composición o denominación, sino por el uso o destino del producto o del servicio que identifica. Incluso es frecuente constatar que en ocasiones la identificación sirve para asociar la marca con intangibles, tales como: ecológico, deportivo, sofisticación, juventud o similares que evitan la obsolescencia del signo.

El legislador quiere que esta información que se pretende hacer llegar al mercado de forma asociada a la marca, a conveniencia del interesado, sea en todo momento veraz y para ello regula y protege al destinatario incluyendo entre las prohibiciones absolutas[39] el registro de marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad […] del producto o servicio y, en su caso, permite la sanción de caducidad[40] y consiguiente cancelación del registro, en supuestos idénticos, cuando la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

El principio de veracidad supone que la marca no puede producir engaño y esta exigencia de transmitir información veraz es tenida en consideración también en los supuestos de cesión de la marca, tal como se ha previsto en la Ley de Marcas[41] al establecer que si de los documentos que establecen la trans­misión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la pro­cedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte enga­ñosa.

En nuestra doctrina, Monteagudo[42] advierte que la marca es un instrumento que proporciona información al mercado y le atribuye una «función comunicativa» entre el empresario y los adquirentes del producto o servicio que conocen la marca.

Nuestra jurisprudencia[43] ha seguido la misma línea interpretativa apuntando reiteradamente que el consumidor tiene derecho a obtener una información veraz que le posibilite la libre elección.

V.- Función indicadora de la uniformidad y de la calidad.

El estudio de la función indicadora de la calidad debe partir del criterio ya apuntado en la doctrina americana, según el cual, la marca no implica necesariamente alta calidad, sino simplemente: igual calidad. Con ello se advierte la necesidad de que todos los productos o servicios amparados bajo la misma marca sean homogéneos. En este sentido se ha pronunciado la STS de 20 de junio de 1994[44].

Esta función viene referida a las características intrínsecas que el producto o el servicio tenga con independencia de su buena, mala o regular calidad. Lo que hace que la marca sea apreciada por sus destinatarios es el hecho de que el consumidor crea que siempre va a encontrar en el mercado productos homogéneos que se identifican con la misma marca[45]. Sería poco razonable crear al consumidor la inseguridad de que el mismo producto seleccionado tenga en otro momento características distintas, por ejemplo, un sabor más amargo, o una textura diferente.

Tampoco podemos pasar por alto que la calidad por sí sola tampoco es un requisito determinante para la elección del producto o del servicio; además, entran en juego otros elementos adicionales como el precio, el prestigio de la empresa o del profesional que lo ofrece, el servicio de entrega, su presentación, el mensaje publicitario, el servicio técnico y muchos más que influyen en la decisión.

Sobre la alteración de la calidad sirve lo dicho anteriormente respecto de la información veraz o no engañosa, concepto que se recoge en todas las legislaciones de marcas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al poner de relieve que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor la identidad de procedencia del producto recuerda que la marca sirve, en particular, como garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad [S. 1998, Canon c. MGM[46]].

La función de la uniformidad tiene especial relevancia cuando se trata de marcas colectivas o de garantía pues en tales casos las marcas pueden servir a los organismos reguladores de los productos o servicios que comprenden, en cuestiones tales como la vigilancia técnica, el control de calidad, seguridad, protección medio ambiental y otras características similares que deben concurrir bajo tales signos.

Respecto de la nota de la calidad y pese a lo establecido en los preceptos de la LM y del RMUE citados en el apartado anterior, los cambios de calidad serán jurídicamente más relevantes, en su caso, en base a la legislación de protección del consumo[47] que ante la propia legislación de marcas. Estas alteraciones podrán producir el rechazo o la apreciación del consumidor, desde un punto de vista comercial, pero no tienen porqué afectar sustancialmente al derecho sobre la marca, como derecho de propiedad industrial pues, como acertadamente pone de relieve Lobato[48], no es el Derecho de marcas quien sanciona estos casos, sino el propio mercado (el conjunto de consumidores insatisfechos). No podemos pasar por alto que resulta muy difícil precisar qué atributos toma en consideración el consumidor o el usuario para reconocer o para juzgar la calidad de los productos o de los servicios. Posiblemente, esta calidad dependerá de las propias expectativas que el destinatario de la marca pretende satisfacer.

La función indicadora de la uniformidad o de la calidad tiene una consideración teórica importante, a nuestro entender, pero ésta queda sustancialmente reducida en la praxis comercial o profesional pues sólo puede aplicarse en casos muy especiales como, por ejemplo, al pretender inscribir una marca slogan en la clase del producto o del servicio que identifica[49]. Si en este supuesto la marca slogan se compone de una leyenda que hace referencia a un determinado grado de calidad engañoso, podría impedirse el acceso al registro del signo para evitar la inducción a error al consumidor. En realidad, será difícil encontrar una marca que no se inscriba por ser errónea por razones de calidad o que, posteriormente, sea anulada por este motivo.

VI.- Función de concentración del fondo de comercio y del prestigio.

En la medida en que la marca constituye el vehículo más apto de comunicación de una empresa o de un profesional con el mercado, es lógico pensar que posee un valor inherente, evaluable económicamente, que se une con la idea de reputación que pudiera tener la empresa o el profesional.

Económicamente, la marca forma parte integrante del fondo de comercio. Concepto que siempre será de difícil cuantificación pues, bien miradas las cosas, solamente puede concretarse en el momento en que se transmite la marca y se fija un precio por ella, o en los casos en que es especialmente valorada por expertos. En cualquier caso, es difícil encontrar criterios de valoración objetiva. No debemos olvidar que la marca es un instrumento más al servicio de la empresa y su valor es distinto en una empresa respecto de otra.

En nuestra doctrina, Fernández-Nóvoa[50] señala como factores determinantes del goodwill, los siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria (selling power) de la marca.

La marca a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, patentes o modelos de utilidad, no existe fuera del reconocimiento del producto o del servicio que simboliza por lo que de alguna forma la marca y su acreditación son inseparables si bien, como hemos señalado anteriormente, este reconocimiento no es tangible: solo existe en la mente del consumidor, no del titular del derecho.

Esta función juega un papel relevante cuando un tercero pretende aprovecharse indebidamente del prestigio que pueda haber alcanzado una determinada marca pero, no hay que olvidar que el fondo de comercio no es inalterable en el tiempo, pues es de sobra conocido cómo marcas que han conseguido alcanzar un reconocido prestigio empresarial, por diversas circunstancias o por la simple reestructuración del grupo, han perdido todo su valor como marca.

El legislador tampoco ha querido pasar por alto el valor del fondo de comercio[51] y por ello, entre otros parámetros, ha tomado en consideración el prestigio de la marca a la hora de fijar la cuantificación de la indemnización que resulte de la infracción.

Siguiendo el sistema de precedentes, se entiende que la marca ha alcanzado prestigio o reputación cuando es conocida por una parte significativa del público pertinente al que van dirigidos los bienes o servicios identificados con la marca, bien, el gran público o el público más especializado como pueden ser los agentes económicos de un determinado sector [S. 2007, Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market [52]].

Sobre la protección de la reputación de la marca se ha pronunciado en diversas sentencias el Tribunal de Luxemburgo, señalando que es objeto específico del derecho de marca: proteger al titular de la marca contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca [S. 1999, BMW c. Ronald Deenik[53]] o frente al modo que puede ser usada por los comerciantes con fines publicitarios que pudiera perjudicar su reputación, debiendo esforzarse en evitar que su publicidad perjudique el aura y la imagen de prestigio de los productos [S. 1997, Dior c. Evora[54]], para lo cual debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado [S. 1996, Bristol c. Paranova[55]].

VII.- Función publicitaria.

La marca cumple una función publicitaria al ser usada en medios de comunicación y de propaganda para influir comercialmente y atraer a la clientela para la venta de los productos o para la prestación de los servicios que identifica (selling power), por lo que merece la debida protección jurídica.

En nuestro ordenamiento el art. 34.3. LM reconoce el derecho exclusivo del titular de la marca a utilizarla en el tráfico económico y, en consecuencia, tiene la facultad de prohibir a terceros: a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo. e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006\114\CE.

En términos similares se pronuncia el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea[56], ambos textos, procedentes de la Directiva de marcas[57].

No desconocemos la posición de quienes niegan la función publicitaria de los signos distintivos, conforme a la doctrina que emana de industrialistas norteamericanos y europeos, y cuya posición resume Fernández-Nóvoa[58], citando a Rogers, al señalar que una marca no es un talismán que asegure el éxito, sino que es más bien el resultado del éxito: una marca tiene valor porque indica al comprador que el producto de la marca es de buena calidad y se niega con ello, la protección jurídica a la función publicitaria de la marca.

Esta opinión no es seguida por Arean Lalin[59] ni por el propio Fernández-Nóvoa[60] quienes resaltan el relieve jurídico de la función publicitaria de la marca que se manifiesta en diversas instituciones del Derecho de Marcas: cesión y licencia de marca; marcas fuertes y de altura renombrada; teoría de la dilution y -sobre todo- la regulación jurídica del cambio de forma de la marca.

Por su parte Bercovitz[61] evidencia que la marca es un instrumento de actuación empresarial en el mercado en el que es fundamental su posible utilización publicitaria, ya que la publicidad de la marca es un medio importante para darla a conocer a la clientela y estimular, por parte de esta, la adquisición de los productos o servicios identificados con aquella.

En la doctrina italiana, Sironi[62] entiende la función atractiva o de publicidad de la marca como protección y reserva en exclusiva al titular de la marca del poder de venta que representa la misma a los ojos del público y que la configura como un instrumento de reacción frente al parasitismo, prescindiendo del posible engaño al consumidor.

La función publicitaria como tal existe en toda marca, aunque su valoración o apreciación puede resultar difícil y en todo caso casuística, pero es lo cierto que el coste de inversión publicitaria de la marca supone una iniciativa empresarial que como tal debe apreciarse y que conlleva un enriquecimiento del producto pues, de esa forma, incrementa su implantación en el mercado.

Consecuencia inmediata de la difusión de la marca y de la implantación puede ser el reconocimiento posterior del renombre. Tampoco debemos olvidar que la marca, en ocasiones, aun siendo un elemento publicitario, es el signo permanente de la empresa o del profesional, frente al entorno cambiante del marketing y de la publicidad de los productos o servicios.

Se puede decir, con Schechter[63], que la marca vende efectivamente los productos, y esto, -añade- no se debe tan sólo a los méritos que éstos tengan sino, como señalaba el Juez Frankfurter[64], al hecho de que una marca es un reducido instrumento del marketing que induce a un comprador a seleccionar lo que quiere, o lo que se le ha hecho creer que quiere.

Como hemos visto anteriormente, la función informativa se basaba esencialmente en el principio de veracidad en el sentido de no engañosa. En cambio, la función publicitaria, sin desconocer este principio y partiendo del mismo, tiene un campo de aplicación más amplio en la medida en que su protección se extiende más allá de la Ley de Marcas, pues esta función publicitaria permite que se aplique la Ley General de Publicidad o la Ley de Competencia Desleal[65] desde el momento en que se pueden producir ataques a la marca que no pueden ser contestados con la mera aplicación de su normativa propia.

La función publicitaria de la marca persigue, en definitiva, la interrelación entre el producto o servicio y el cliente; constata la aceptación del producto o del servicio en el mercado por parte de sus destinatarios o del público en general y la hace perdurar en su mente. En la medida en que el contenido de la marca permanezca invariable podrá crear la imagen de marca. Su éxito dependerá de las expectativas de satisfacción que tenga el consumidor del producto o el usuario del servicio y para ello debe sugerir el nivel de precios, la imagen, determinadas promesas que resulten pertinentes, la composición, el nivel de calidad, los efectos, el rendimiento y tantos otros mensajes que la hacen apreciada entre sus destinatarios. De esta forma el propio consumidor o usuario se siente definido al elegir su marca.

Esta función tiene especial relevancia en las marcas renombradas, como tendremos ocasión de ver más adelante. Las campañas publicitarias vendrán condicionadas, al menos en un primer momento, por las características o por las cualidades del producto o del servicio que se desea transmitir. Una vez adquirido el renombre de la marca, ésta podrá mantenerse o bien concebirse con unas cualidades de carácter más genérico que puedan servir también para identificar a aquellos otros productos o servicios a los que la marca de renombre se pretenda extender.

El límite de la función publicitaria se encuentra en la realización de publicidad desleal en los términos previstos en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad.

Otra limitación es ciertamente la publicidad encubierta[66] que se encuentra expresamente prohibida y que ha sido definida legalmente como: aquella forma de publicidad que suponga la presentación verbal o visual, de forma no esporádica u ocasional, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un fabricante de mercancías o de un empresario de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte de la entidad que preste el servicio público de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. La presentación de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades se considerará intencionada, y por consiguiente tendrá el carácter de publicidad encubierta, si se hiciere a cambio de una remuneración, cualquiera que sea la naturaleza de ésta.

Examinando la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo observamos una serie de principios que deben ser tomados en consideración a propósito de la interpretación de la función publicitaria y que, por su interés, reproducimos a continuación:

  1. A modo de consideración general es necesario advertir que la cuestión de si una publicidad puede dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al Juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso [S. BMW c. R. K. Deenik[67]].
  2. Cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización dentro del mercado europeo de productos que llevan su marca (doctrina del agotamiento), el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mis­mos [S. Dior c. Evora[68]].
  3. La regla del agotamiento no es aplicable por el contrario cuando existan determinados motivos legítimos de oposición[69] entre los que se incluye: colocar la marca en el folleto publicitario que se difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen de prestigio o la sensación de lujo que el titular ha logrado crear en torno a su marca [S. Dior c. Evora[70]].
  4. Otro motivo legítimo de oposición frente al agotamiento es utilizar la marca en la publicidad de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas [S. BMW c. R.K. Deenik[71]].
  5. El titular de una marca puede prohibir a un anunciante el uso no autorizado en Internet de una palabra clave idéntica a la marca para hacer publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se encuentra registrada la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero [S. 2010 Google c. LVM y otros[72]].
  6. No constituye un motivo legítimo de oposición el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados a menos que menoscabe gravemente la reputación de la marca» [S. Dior c. Evora[73]].
  7. Tampoco constituye un motivo legítimo de oposición si el uso de que se trate es necesario para indicar el destino del servicio» y, por tanto, «si un comerciante independiente efectúa el mantenimiento y la reparación de automóviles BMW o si está realmente especializado en ello, esta información, en la práctica, no puede comunicársela a sus clientes sin usar la marca BMW [S. BMW c. R.K. Deenik[74]].
  8. El Tribunal de Luxemburgo ha interpretado que el art. 5.3 DM contiene una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir y añade que, en concreto, el uso no autorizado de la marca de un competidor como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet es un uso publicitario en los términos del citado precepto. En cambio, no es uso, el almacenamiento de signos idénticos a una marca como palabras claves y la organización de la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales signos, por parte de un prestador de un servicio de referenciación en Internet [S. 2010, Google c. LVM y otros[75]].

VIII.- Función de inversión.

Instituida por la jurisprudencia de la Unión Europea[76] la función de inversión asume que la marca puede adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel no sólo a través de la publicidad sino también por medio de técnicas comerciales, lo que la diferencia de la función publicitaria, aunque pueda solaparse con ella.

Naturalmente, no es función el Tribunal de Justicia enumerar o describir en qué pueden consistir las técnicas comerciales a las que alude como propias de la función de inversión, sin embargo, hace referencia al embalaje externo de productos cosméticos cuando se demuestra que su retirada menoscaba la imagen del producto y, en consecuencia, la reputación de la marca [S. 2011, L’Oréal c. eBay[77]].

En una Resolución de la EUIPO también se hacía referencia a otros medios de inversión como: al casete de vídeo donde se exponía el historial publicitario, al análisis efectuado por una agencia de publicidad, al estudio realizado por una empresa de medios de comunicación, a los documentos aportados sobre las inversiones publicitarias realizadas; señalando, como conclusión, que todo ello: «[…] no sólo demuestran el esfuerzo estratégico de la parte recurrente por construir la imagen en cuestión alrededor de su marca, sino también la escala y la amplitud de las inversiones destinadas a promover esta imagen [R. OAMI 2001, Hollywood c. Souza Cruz[78]].

Entre los criterios determinantes para valorar el grado de conocimiento de la marca se incluye la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla [S. 1999, General Motors c. Yplon[79]] y por ello, cuando la marca goza de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo si el uso de un signo idéntico a la marca, para productos o servicios idénticos, supone un obstáculo esencial para adquirir o conservar la reputación o cuando pone en peligro su mantenimiento.

Por el contrario, no supone un menoscabo de la función de inversión el hecho de que la única consecuencia del uso por parte del competidor sea obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, aun cuando se hubiera producido una cierta desviación de la clientela.

IX.- Función ornamental.

Dentro de la múltiple oferta publicitaria y comercial de bienes y servicios va tomando auge el uso de la marca como mero elemento ornamental, en particular, cuando goza de especial reconocimiento por parte del público. Es sabido que además de la inversión publicitaria en la marca propiamente dicha, los signos son utilizados en la decoración de establecimientos, de envases y, en general, como material publicitario con un sin fin de técnicas comerciales que, si son realizadas con éxito, revierten de nuevo en la marca dotándole de mayor renombre.

Aun cuando tradicionalmente no se ha considerado el uso ornamental como una función propia de la marca bien puede decirse que, en nuestros días, constituye una función significativa que la marca puede desempeñar en el tráfico económico y que, en esencia, consiste en trasladar la fuerza atractiva de la marca a productos o servicios distintos de manera ocasional, como elemento decorativo, dentro de una campaña de marketing, también conocida como merchandising.

Generalmente, ese uso ornamental no es a título de marca y no se tiende a perpetuar, sino que tiene una limitación en el tiempo.

En estos supuestos la utilización de la marca sirve puntualmente como medio de decoración, de reclamo o de recordatorio aplicada a productos distintos. Se pretende con ello -como apunta Monteagudo[80]– que la reputación de la marca, esto es, su fuerza atractiva autónoma pueda trasladarse a otros productos o servicios quien, con cita de Schweiger, advierte que transferencia de reputación es la traslación de connotaciones positivas de unos productos a otros.

No nos encontramos en este caso ante la utilización de la marca bajo una especial tipografía, o acompañada de alguna grafía o del uso de la marca gráfica con colores distintos a los registrados o de uso publicitario de la marca en establecimientos, lo cual podría incurrir y ser motivo de sanción de caducidad por cambio de forma de la marca.

De igual modo, siempre que el uso ornamental, decorativo o de recuerdo de la marca sirva de reclamo mediante su uso en objetos distintos a los bienes o servicios para los que se halla registrada es razonable pensar que no podrá invocarse dicho uso distinto para justificar la consolidación del derecho sobre la marca a modo de uso efectivo y real de la misma, en el sentido previsto en el art. 39 de la Ley de Marcas pues se trata de una mera aplicación estratégica de la marca.

El uso ornamental utiliza los elementos distintivos y característicos del signo en ocasiones alterando la forma o su contenido y, en todo caso, aplicado a productos distintos a aquellos para los cuales se halla registrada, por ejemplo, de adorno en camisetas, encendedores, libretas, bolígrafos, agendas; en puntos de venta ocasionales instalados con motivo de conciertos de música o de campeonatos deportivos; en medios de transporte para revestir espejos decorativos o en los propios vehículos y muchas otras formas singulares. Sin duda, la creatividad desarrollada para concebir una marca, transciende la aplicación de la misma en su función informativa para pasar a ser elemento meramente decorativo o de recuerdo.

Igualmente se advierte esta función ornamental en las denominadas marcas arquitectónicas (architectural feature marks) cuyo uso se inició en Estados Unidos[81] pero que, en la actualidad, ya se encuentran plenamente extendidas e implantadas en los principales países industrializados. Estas marcas destacan una parte singular de un edificio o de un local comercial, de forma que pueda ser fácilmente reconocido o identificado por el público. Especial utilidad reviste este sistema de identificación en la implantación de redes de franquicia al permitir la uniformidad a los locales comerciales junto con otros elementos de marketing y de publicidad que se exigen como esenciales para integrarse en la misma.

Aun cuando la marca puede cumplir esta función decorativa aplicada en objetos, no por ello debe entenderse que queda reservada a marcas de productos, pues es igualmente útil en marcas de servicios. Tampoco corresponde esta función, exclusivamente, a marcas renombradas, siendo igualmente eficaz en una marca usual de la que, posiblemente, se pretenda lograr una difusión mayor o más intensa.

Ante este uso se suscita la necesidad de distinguir cómo se percibe la marca por parte del público, es decir, si se trata de un mero adorno decorativo sin ninguna relación con la procedencia de la misma o si, efectivamente, esa aplicación ornamental supone un uso como marca.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia[82] han puesto de manifiesto que para apreciar la infracción de marca debe tenerse en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, la relevancia de los elementos dominantes que condensan su capacidad distintiva y atendiendo a estos criterios cabe plantearse si la función ornamental de la marca puede suponer un uso a título de marca y, en su caso, si sería de aplicación en el caso de marcas renombradas la extensión de la protección a productos o servicios no similares.

En la redacción del art. 34.3, letra f) LM -anterior a la reforma de 2019- se hacía una referencia expresa a la función ornamental cuando al enumerar los derechos conferidos al titular de la merca expresamente le facultaba a prohibir a terceros, sin su consentimiento: Poner el signo en envoltorios, embalajes, etique­tas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, reconociendo de tal modo que únicamente su titular puede llevar a cabo el uso ornamental de su propia marca aplicándola a medios de ornamentación del producto o del servicio, es decir, aplicándola a elementos distintos a los que propiamente identifica, sin hacer uso de la marca como signo sino como medio.

En el texto vigente se faculta al titular de la marca a prohibir en el tráfico económico: colocar el signo en los productos o en su embalaje [Art. 34. ap. 3., letra a)] y la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes […] u otros soportes en los que pueda colocarse la marca [ap. 4., letra a)].

Si nos preguntamos si esa función ornamental supone un uso como marca para distinguir productos o servicios, la respuesta debe ser negativa en la medida en que su aplicación ornamental no constituye en ningún caso un uso a título de marca.

En este sentido manifestaba su opinión el Abogado General Jacobs[83] señalando que: Si el sector pertinente del público percibe que un signo determinado simplemente adorna un producto y no identifica de ningún modo su origen, no puede considerarse que dicho signo se utiliza con el fin de distinguir tales productos y en tal caso no incurre en infracción.

El anterior comentario venía referido concretamente a aquellos casos en los que la marca supuestamente infringida se basa en una forma o diseño de uso generalizado como el uso de colores o de formas geométricas de uso común, aunque éste pueda ser objeto de registro como marca, por ejemplo, un color altamente distintivo, y manifestaba su oposición a que la protección de la marca se amplíe de modo que se impida a los comerciantes usar elementos decorativos y motivos sencillos y aceptados desde hace tiempo en los términos de la protección reforzada [Art. 5.2. Directiva 89\104\CEE[84]], habida cuenta su carácter descriptivo[85] previsto en el art. 3.1, letra c) de la referida Directiva.

Este uso ornamental sin conexión con la procedencia fue interpretando conforme a lo dispuesto en el art. 5.5. de la Directiva de Marcas de 1988[86] entendiendo que en tales casos la protección reforzada del carácter distintivo o del renombre de una marca contra determinados usos de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios no entra dentro del ámbito de aplicación de la armonización comunitaria dejando reservada su protección a las disposiciones internas de los Estados miembros sobre competencia desleal o, como apuntaba el Abogado General Jacobs en las conclusiones antes citadas, sobre publicidad comparativa.

Pensemos en la función ornamental de la marca habitualmente utilizada por un fabricante de vehículos que consiste en utilizar como medio promocional llaveros que incorporan la marca de la empresa.

La primera reflexión que debemos plantearnos es si puede afectar en igual grado a la marca meramente usada y a la marca que goce de renombre o, por el contrario, es pacífico -como así pensamos- que un tercero, un fabricante de llaveros, podría obtener una ventaja competitiva al utilizar sin autorización de su titular una marca renombrada de vehículos, idéntica o similar a la misma, en su propio y exclusivo beneficio, por aprovechamiento de la reputación ajena.

Otra consideración sería plantear si puede llegarse a la conclusión de que el fabricante de automóviles habría decidido ampliar su actividad. Es posible que así fuera, de forma indirecta, a través de un contrato de licencia de marca; pero tampoco podemos descartar que se tratase de un mero encargo puntual a una empresa de llaveros sin vinculación alguna con la fabricante de los vehículos, es decir, mediante el encargo a un tercero como se encarga a una empresa de artes gráficas los catálogos de los automóviles, con la idea clara de que en cualquier momento se puede cambiar de proveedor.

Una tercera reflexión sería observar si, en el ejemplo, el llavero con la marca del vehículo nos aporta algún dato sobre su propietario que subliminalmente puede afectar en mayor o menor medida nuestra decisión de elección: (i) nos resulta indiferente; (ii) nos hace pensar que desearíamos tener un vehículo igual por su ascendencia sobre nosotros o porque de alguna manera nos identificamos con el propietario o con su standard de vida; o (iii) nos deja claro que jamás adquiriríamos un vehículo de esa marca por la mala reputación que nos merece su dueño o el propio producto.

En estos supuestos se han analizado dos circunstancias distintas: (i) la primera si el uso de la marca a la que se ha incorporado al llavero supone o no un uso a título de marca, es decir, que el llavero es un nuevo producto o si, por otro lado, (ii) se trata verdaderamente de un mero uso ornamental de la marca de vehículos con fines exclusivamente promocionales.

Mientras el uso ornamental del producto protegido por la marca lo desarrolle el titular de la misma no debería haber ningún problema, aunque la marca no estuviera registrada en la clase que corresponde al producto ornamental, siguiendo el principio de especialidad, y desde esta perspectiva no debería haber inconveniente en reconocer la función ornamental de la marca.

La cuestión que se plantea es hasta qué punto es correcto el uso inconsentido por terceros de la marca primigenia y en este sentido, es sabido, que el art. 10.2.[87] de la Directiva confiere a su titular la facultad de prohibir el uso inconsentido: a) por identidad; b) por riesgo de confusión y de asociación y c) cuando la marca goce de renombre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias en interpretación de este precepto (antes, art. 5 de la Directiva de 2008) dirigidas a los Estados miembros.

En una primera interpretación aclaratoria concretó que debía también concederse la protección reforzada conferida a la marca de renombre frente a productos o servicios no similares de un tercero frente a productos idénticos[88].

En nuestra doctrina, García Vidal[89] -a quien seguimos en sus comentarios sobre el uso ornamental- apunta que cabe imaginar casos en los cuales no existe riesgo de confusión, pero el uso de una marca idéntica o similar a la marca renombrada para productos o servicios idénticos o similares comporta un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o un perjuicio a los mismos. Piénsese, por ejemplo, -señala el citado autor- en el uso como marca de una versión irónica y jocosa del conocido cocodrilo de Lacoste para distinguir prendas de vestir. En este supuesto no existiría riesgo de confusión, pues los consumidores se percatan de que se trata de una versión deformada del cocodrilo; es decir, cuando un tercero inspirándose en una marca renombrada efectúa otra versión es claro que se aprovecha.

En la Sentencia de 23 de octubre de 2003[90] el Tribunal de Luxemburgo llegó a la conclusión de que: Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (S. 2003, Adidas c. Fitnessworld[91]) ampliando de esta forma la protección de la marca que goce de renombre.

Visto así, lo que procede es analizar la naturaleza de ese vínculo entre la marca renombrada y el signo ajeno para saber si es posible aplicar la prohibición nacida del derecho exclusivo que la Directiva confiere a la marca renombrada.

Como advierte García Vidal[92] la valoración del carácter distintivo o no del uso de un determinado signo será una cuestión que deba ser apreciada por cada Tribunal, existiendo un margen de discreción al respecto, pues no siempre está claro si un signo se usa o no como marca y esto da pie a la existencia de diferentes interpretaciones y cita la Sentencia del Tribunal Regional de Apelación de Arnhem, que dio lugar a la comentada STJCE de 23 de octubre de 2003, el cual entendió que las dos rayas colocadas en las prendas de vestir deportivas eran un mero adorno, mientras que en un caso prácticamente idéntico la Sentencia del Tribunal Supremo de Alemania (BGH) de 6 de julio de 2000 consideró que la reproducción de dos líneas paralelas en prendas deportivas era considerada por el público como marca.

Habrá que estar, por tanto, al caso concreto, y por ello debe afirmarse que el uso de una marca ajena renombrada en una prenda de vestir suele tener valor distintivo de lo que es fácil presumir que existe una vinculación (licencia) entre el fabricante y el titular de la marca.

El Tribunal de Luxemburgo se ha planteado lo que sucedería si, aún cumpliendo esa función meramente ornamental -y, por tanto, en rigor, sin ser un uso a título de marca-, el público la asocia con la procedencia de la marca anterior y llegó a la conclusión de que entraría igualmente dentro del riesgo de confusión, señalando que: el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el art. 5, apartado 1, letra b), de la Directiva[93] cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. [S. Adidas c. Mode[94]].

A modo de conclusión debemos señalar, por tanto, que la posibilidad de ejercitar el ius prohibendi, al amparo del art. 10.2. de la Directiva, en aquellos supuestos en los que no exista similitud entre los signos confrontados quedará supeditada a la valoración que el órgano nacional hubiera hecho del vínculo entre el signo ornamental -y, en su caso, distintivo- y la marca renombrada.

X.- Conclusiones.

Como se ha desarrollado, la marca cumple numerosas funciones y todas ellas son dignas de atención. Sin embargo, a modo de resumen, debemos señalar las siguientes consideraciones:

1.) La función primaria o esencial de la marca es la identificadora de los productos o servicios que se integra dentro del propio concepto de marca.

2.) Las otras funciones dependen de otros factores como la voluntad de su titular: Función de determinación del origen empresarial o profesional y Función de inversión o de quien la explota: Función indicadora de la uniformidad y de la calidad y Función de inversión; de su propia implantación en el mercado: Función de concentración del fondo de comercio y del prestigio; de la vida que el producto o servicio tenga: Función publicitaria y Función ornamental o de la respuesta que el mercado dé a la misma: Función de función informativa o de comunicación.

3.) Tradicionalmente los textos legales han incidido en el aspecto diferenciador de las marcas pensando más en la solución de conflictos que en el propio concepto de marca que, de suyo, es la identificación.

4.) En la actualidad, se observa un claro declive de la función de procedencia de la marca derivado de la globalidad del mercado pues, en ocasiones, el origen de la marca responde a un entramado societario o su titularidad pertenece a sociedades patrimoniales ajenas a su explotación.


Bibliografía.

Areán Lalin, M., Función publicitaria y cambio de forma de la marca, Actas de Derecho Industrial, núm. VIII, Ed. Cometa, Zaragoza, 1982.

El cambio de forma de la marca, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, 1985.

Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial. Editorial Cívitas, S.A., 2ª Edición, Madrid, 1993.

Bercovitz, A., Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico. Editorial Aranzadi, S.A., Navarra 2002.

Bercovitz, A. (Dir.), Comentarios a la Ley de Marcas. Editorial Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2003.

Broseta Pont, M., Manual de Derecho Mercantil. Ed. Tecnos, Madrid, 1994.

Casado Cerviño, A., Derecho de marcas y protección de los consumidores. Tecnos, Madrid, 2000.

Chijane Dapkevicius, D., Derecho de Marcas, Ed. Reus, S.A., Madrid 2007.

Cionti, F., La natura giuridica del marchio, Giuffrè Editore, Milán 2008.

Fernández-Nóvoa, C., Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana. Actas de Derecho Industrial, T. 7, Ed. Montecorvo, Madrid, 1982.

– Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1984.

García Vidal, A., El uso de la marca renombrada ajena como elemento decorativo. Actas de Derecho Industrial, Tomo XXIV, 2003, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid, 2004.

Ghidini, G., Aspectos actuales del Derecho industrial, Propiedad intelectual y competencia, Ed. Comares, Granada, 2002.

Krieger, U., Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke, en GRUR Int., nº 3, 1976.

Lobato, M., Comentario a la Ley 17\2001 de Marcas, Civitas Ediciones, S.L., S.A., Madrid, 2002 y 2ª edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2007.

Llobregat Hurtado, M. L., Temas de Propiedad Industrial, Ed. La Ley Actualidad, S.A., Madrid 2002.

Monteagudo, M., La Protección de la marca renombrada. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995.

Schechter, F.I., The Rational Basis of Trademark Protection. 40 Harvard Library Review, 813, 1927.

Sena, G., Il dirito dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario, 4ª Edición, Giuffrè Editore, Milán 2007.

Sironi, G. E., I marchi e gli altri segni distintivi en Diritto Industriale Italiano, coord. por M. Scuffi y M. Franzosi, Ed. Cedam, Pádova 2014.

Tato Plaza, A., Actas de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1993. «El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II», p. 272,

Vanzetti, A., Funcione e natura giuridica dle marchio, Riv. Dir. Comm., 1961.

Vanzeti, A. \ Di Cataldo, V., Manuale di Diritto Industriale. Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A., Seconda edizione, Milano, 1996.

Vicent Chulia, F., Compendio crítico de Derecho Mercantil. Tomo I, Volumen 2, 3ª edición, Jose María Bosch, Editor, S.A., Barcelona, 19

[1] En nuestra doctrina, C. Fernández-Nóvoa, enumeraba tres funciones de la marca en su artículo «Las funciones de la marca», en «Actas de Derecho Industrial» 1978, Ed. Montecorvo, Madrid, 1979, pp. 33-65: la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, la función indicadora de la calidad del producto o servicio y la función condensadora del eventual «goodlwill», a las que añade posteriormente la función publicitaria en «Fundamentos de Derecho de Marcas», Ed. Montecorvo, 1984, pp. 44-64. H. Baylos Corroza, en «Tratado de Derecho Industrial», 2ª Edición, Cívitas 1993, p. 817, da mucha importancia a las notas de uniformidad y homogeneidad, que a su vez relaciona con el origen empresarial, y en la nota 1.073 de la citada página, señala: «[…] la razón por la que el consumidor estima que todos los productos de la misma marca tienen las mismas cualidades y naturaleza, es su creencia, en la comunidad de origen de todos ellos, como derivados de una empresa para la que no necesite siquiera conocer el nombre del empresario.»

[2] Véase, F. Vicent Chuliá, en «Compendio crítico de Derecho Mercantil», Tomo I, Vol. II, 3º Ed. José Maria Bosch Editor, S.A., Barcelona 1991, pp. 1212-1215, propone la misma clasificación: procedencia, calidad, fondo de comercio y publicitaria

[3] Igualmente, M. L. Llobregat Hurtado, en «Temas de Propiedad Industrial», Ed. La Ley Actualidad, S.A., Madrid 2002, págs. 48 a 51.

[4] H. Baylos Corroza, en «Tratado…», ob. cit. 1993, p. 817, comenta: «[…] la función consiste en la distinción entre las empresas que actúan en el mercado y los productos o servicios idénticos o similares que unas y otras ofrecen. En esa función desarrolla la marca su cometido». Añadiendo, que la marca es percibida por los consumidores como: «[…] aquella realidad que, por sí misma, sin necesidad de reflexión ni discurso proporciona la convicción de la existencia de otra determinada realidad […]» caracterizando los ejemplares designados por la misma marca «[…] por su uniformidad y homogeneidad hasta el punto de ser todos iguales; lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos […]».

[5] Vid. M. Broseta Pont, «Manual de Derecho Mercantil», Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 143.

[6] A. Bercovitz, «Comentarios a la Ley de Marcas», Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2003, pág. 120 y ss.

[7] A. Casado Cerviño, «Derecho de marcas y protección de los consumidores», Ed. Tecnos, Madrid, 2000, p. 27.

[8] M. Lobato, «Comentario a la Ley 17\2001, de Marcas», Segunda Edición, Ed. Aranzadi, S.A., Cizur Menor, 2007, págs. 81 a 97. Compartimos el comentario del citado profesor cuando dice que: «[…] las funciones que cumple una marca se convierte en una cuestión que se subsume en la Filosofía jurídica, pero que no sirve para solucionar un caso concreto, sino todo lo más para explicarlo […]» (pág. 99).

[9] D. Chijane Dapkevicius, «Derecho de Marcas», Ed. Reus, S.A., Madrid 2007, pág. 2.

[10] G. Sena, «Il dirito dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario», 4ª Edición, Giuffrè Editore, Milán 2007, págs. 45 y ss.

[11] Así lo expone M. Monteagudo en «La protección de la marca renombrada», Ed. Cívitas, Madrid, 1995, pp. 75 y ss.

[12] A. Vanzetti y V. di Cataldo, «Manuale di Diritto Industriale», Ed. Giuffrè, Milán 1996, pág. 123 y ss.

[13] F. Cionti, «La natura giuridica del marchio», Giuffrè Editore, Milán 2008, págs. 7 y 8.

[14] A. Vanzetti, «Funcione e natura giuridica del marchio», Riv. Dir. Comm., 1961, I, p. 37-40.

[15] G. E. Sironi, «I marchi e gli altri segni distintivi» en Diritto Industriale Italiano, coord. por M. Scuffi y M. Franzosi, Ed. Cedam, Pádova 2014, págs. 119 y ss.

[16] G. Ghidini, Aspectos actuales del Derecho industrial, Propiedad intelectual y competencia, Ed. Comares, Granada, 2002, págs. 103 y ss.

[17] Vid. la STJCE 2007, de 11 de septiembre de 2007, (C-17\06), Céline c. Céline, ap. 16.

[18] Estas funciones vienen relacionadas en la STJCE, de 18 de junio de 2009, (C-487\07), L’Oréal c. Bellure, ap. 58. En el mismo sentido se interpreta en la STJUE, de 22 de septiembre de 2011, (C-323\09), Interflora c. Marks & Spencer, aps. 32 a 41 y en la STJUE, de 19 de septiembre de 2013, (C-661\11), Martín y Paz c. FMG, ap. 58.

[19] Por todos, puede citarse la opinión de A. Bercovitz en «Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico», Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 61; el comentario de D. Chijane Dapkevicius, en «Derecho de Marcas», ob cit., pág. 2 o el de M. L. Llobregat Hurtado en «Temas de Propiedad Industrial», ob. cit., pág. 48.

[20] Art. 4, Ley 17\2001, de 7 de diciembre, de Marcas: Concepto de Marca. Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Art. 4 del Reglamento (UE) 2017\1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea: Signos que pueden constituir una marca de la Unión. Podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Registro») de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Preceptos transpuestos del Art. 3 de la Directiva (UE) 2015\2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: Signos que pueden constituir una marca. Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letra s), las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares

[21] A. Bercovitz, «Introducción a las Marcas…», ob. cit., pág. 61

[22] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994 (RJ 1994\6024).

[23] D. Chijane Dapkevicius, «Derecho de Marcas», ob cit., pág. 2.

[24] M. L. Llobregat Hurtado, «Temas de Propiedad Industrial», ob. cit., pág. 48.

[25] G. E. Sironi, «I marchi…», ob. cit., págs. 119 y ss.

[26] Véase, a este respecto las consideraciones de A. Tato Plaza, en «Actas de Derecho Industrial», Tomo XIV, 1991-92, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1993, «El Derecho de Marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II», p. 272, cuando dice: […] por lo que al derecho de marca respecta, debe destacarse que este derecho constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de atraer la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurar que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una empresa única, a la que puede hacerse responsable de su calidad. Por consiguiente, como ha declarado este Tribunal de Justicia en múltiples ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste especialmente en conferir al titular el derecho de usar la marca para poner por primera vez en circulación un producto, y, de este modo, protegerlo contra los competidores que intenten abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma. Para la determinación del alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, hay que tener en cuenta la función primordial de ésta, que no es otra que la de garantizar al consumidor o usuario último la identidad de origen del producto que con ella se distingue, permitiéndole diferenciar sin confusión posible dicho producto de los productos que tienen otra procedencia.

[27] Recapitulando la opinión de la doctrina citamos por todos, la opinión de C. Fernández-Nóvoa, en «Fundamentos…», ob. cit. 1984, p. 45: «[…] al indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios, la marca opera como un mecanismo de identificación del producto o servicio correspondiente». Esta ha sido, en efecto, la posición tradicional de la función identificadora de la marca, exigiendo no solamente la mera identificación del género del producto o del servicio sino también, determinadas características del mismo, en relación con su calidad y procedencia […]».

[28] M. Lobato, ob. cit. «Comentario…» 2007, pág. 82.

[29] Así lo ha interpretado el Tribunal de Luxemburgo en la STJCE, de 23 de mayo de 1978, (C-102\77), Hoffmann c. Centrafarm, ap. 7; criterio que se ha mantenido en numerosas sentencias, por ejemplo, en la conocida STJCE, de 29 de septiembre de 1998, (C-39\97) Canon c. MGM, aps. 27 y 28.

[30] Vid. la STJUE de 12 de julio de 2011, (C-324\09), L’Oréal c. eBay, ap. 80. Sobre la función de origen o de procedencia como función esencial de la marca se han pronunciado reiteradas resoluciones, entre ellas, la STJCE, de 12 de noviembre de 2002, (C-206\01), Arsenal c. Matthew Reed, ap. 51; la STJCE de 6 de mayo de 2003, (C-104\01), Libertel c. Benelux-Merkenbureau, señalaba en el ap. 62: «Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias Canon, antes citada, apartado 28, y de 4 octubre de 2001, Merz & Krell, C-517\99, Rec. p. I-6959, apartado 22). Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la vez la utilización habitual de las marcas como indicación de origen en los sectores afectados y la percepción del público pertinente»; STJCE, de 16 de noviembre de 2004, (C-245\02), Anheuser-Busch c. Budejovický Budvar, ap. 59; STJCE de 25 de enero de 2007, (C-48\05), Adam Opel c. Autec, ap. 21, y STJCE de 23 de abril de 2009, (C59\08), Copad c. Dior, ap. 45.

[31] En esta misma línea C. Fernández-Nóvoa en «Fundamentos…», ob. cit. p. 47, afirmaba que «[…] la revolución industrial y las innovaciones acaecidas en el Siglo XX en el orden tecnológico y en las comunicaciones alejaron a los consumidores del fabricante [….]» y M. Lobato en ob. cit., «Comentario…» 2007, pág. 82 señala que «En la actualidad, el consumidor no se interesa tanto por la fuente empresarial de la que procede el producto o servicio, sino que confía y tiene la expectativa de que, sea cual sea el manufacturador concreto, el titular de la empresa controla y garantiza que ese producto o servicio se ajusta a los estándares de calidad que asocia con la marca».

[32] Vid., D. Chijane Dapkevicius, en «Derecho de Marcas», ob. cit., pág. 5, con cita a D. G. Domingues, «Marcas e expressóes de propaganda», Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 88.

[33] También cuestionaba la función de procedencia, como función primaria de la marca, M. Monteagudo, en «Actas de Derecho Industrial», Tomo XV, 1993, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1994. «El riesgo de confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal», pp. 80-83, al señalar que: «La teoría de las funciones de la marca, en el plano jurídico, confiere especial preeminencia a la función indicadora de la procedencia empresarial» y añadía: «Para distinguir productos según su distinto origen empresarial, es suficiente que el signo remita a una fuente anónima que asuma la responsabilidad económica sobre los productos distribuidos bajo la marca. También resulta unánimemente reconocido que el concepto de origen comercial debe entenderse en su sentido muy amplio. Este concepto no equivale ni a un concreto origen conocido por el consumidor, ni, en todo caso, remite a una única y determinada empresa».

[34] En este sentido apunta A. Bercovitz, en, ob. cit., «Introducción a las Marcas…», págs. 61 y 62 y en «Comentarios…», ob. cit., pág. 120, concluyendo que: «Cabe, pues, afirmar que la marca no garantiza hoy en día que los productos o los servicios a los que se aplica procedan de la misma empresa, sino solamente que esos productos o servicios han sido comercializados con autorización del titular marca, bien por la empresa de éste o bien por otras empresas distintas […]».

[35] M. Lobato, ob. cit., «Comentario…» 2007, pág 83 y mas extensamente en el comentario al art. 48 LM.

[36] Esta posición es defendida por U. Krieger, «Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionen und Zweck der Marke» en GRUR Int., nº 3, 1976, págs. 125 a 128, quien afirma que el consumidor no permanece indiferente ante el hecho de que los productos procedan de una empresa seria o de una empresa de dudosa reputación.

[37] Art. 62.1. LM: Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas. Art. 68.1. LM: Se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación.

[38] M. Lobato, ob. cit., «Comentario…» 2007, pág 83.

[39] Art. 5.1., letra g) Ley 17\2001, de Marcas; en el mismo sentido, el art. 7.1., letra g), del RMUE 2017 incluye entre los motivos de denegación absolutos: las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio. Ambos preceptos proceden de la transposición del art. 3.1., letra g), de la Directiva (UE) 2015\2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015: las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

[40] Art. 54.1, letra e), LM y, en el mismo sentido, art. 58.1, letra c), del RMUE; preceptos redactados por transposición del art. 20, letra b), de la Directiva de 2015, en virtud del cual: Podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: b) como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.

[41] Vid. art. 47.2. LM 2001. El art. 17. 3. del Reglamento (CE) Nº 207\2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria también establecía de modo similar que: si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa cesión, la marca comunitaria podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, la Oficina denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el cesionario acepte limitar el registro de la marca comunitaria a productos o a servicios para los cuales no resulte engañosa; sin embargo, este apartado ha sido suprimido en la actual redacción del art. 20, relativo a la cesión de la marca, del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea de 2017.

[42] Vid. M. Monteagudo, «La Protección…», ob. cit., p. 66. M. L. Llobregat, en «Temas de Propiedad Industrial», ob. cit., pág. 50, vincula la función de información a la función publicitaria de la marca.

[43] Sobre la posición del consumidor se refiere A. Bercovitz en, ob. cit., «Introducción a las Marcas…», pág. 63, cita la STS (Sala 1ª) de 6 de abril de 1994 en la que expresamente advierte que: «[…] tiene derecho a recibir veraz y adecuada información sobre los productos, como base indispensable para posibilitar una libre y consciente decisión de compra, que constituye uno de los fundamentos clave por los que se protegen las marcas» y las siguientes resoluciones: STS, Sala 1ª, de 24 de julio de 192, Caso Titán; STS, de 19 de mayo de 1993, Caso Bayleys; SSTS de 20 de junio y de 25 de noviembre de 1994; y STS de 31 de diciembre de 1996.

[44] La STS, Sala 1ª, de 20 de junio de 1994, declara que la marca es un «medio de protección a los clientes a través de la constante calidad», citada por A. Bercovitz, en, ob. cit., «Introducción a las Marcas…», pág. 64, nota 5.

[45] En este sentido H. Baylos Corroza, ob. cit., p. 817, señalaba que: «La realidad inducida de la percepción de la marca es la existencia de otros ejemplares designados con la misma marca, caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales; lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos […]» y M. Lobato, en ob. cit. «Comentario…» 2007, pág. 98 señala que «[…] las marcas son útiles a los consumidores, que, gracias a las mismas, ahorran costes de transacción al anudar sus concretas expectativas de consumo a una determinada marca sin tener que efectuar una nueva indagación en cada acto de adquisición […]».

[46] Vid, supra, STJCE 1998, Canon c. MGM, ap. 28, con cita de la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, (C-10\89), apartados 14 y 13 y en el mismo sentido: STJCE 2011, L’Oréal c. eBay, ap. 80, con cita de la STJCE 2002, Arsenal c. Matthew Reed, ap. 51 y de la STJCE 2009, Copad c. Dior, ap. 45.

[47] El art. 21.1 del Real Decreto Legislativo 1\2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, relativo al Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente, establece que: El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Quizá resulta extremadamente academicista la posición de algún sector de la doctrina alemana que niega esta función de la marca por considerar que en caso de reconocerse la función indicadora de la uniformidad del producto o del servicio que se identifica con la marca, el titular de la marca no podría alterar nunca la calidad de los productos puesto que de hacerlo la marca se convertiría en una simple indicación de la calidad o de las características de los productos. Con ello se desvirtúa la función primaria de identificar productos o servicios y, de esta forma, se centra el valor de la marca exclusivamente en las características de los productos, lo que lleva a la consecuencia inaceptable de tener que permitir el uso de la misma, a todo aquel que esté en condiciones de fabricar los mismos productos con idénticas condiciones. Esta postura supone confundir dos aspectos distintos: el de protección al consumidor y el derecho de marca, que aunque interrelacionados, cada uno tiene su legislación y ámbito específico. No hay que olvidar que la legislación de 2007 sobre consumo y las legislaciones autonómicas sobre la materia establecen una serie de normas de protección de la salud y de los intereses económicos y sociales, así como de los derechos de información a los consumidores, previendo la existencia de reglamentaciones detalladas de los diferentes productos o servicios. Estas Leyes prevén también sanciones por incumplimiento y, como se observa, la uniformidad o calidad del producto está mucho más protegida que en base a la legislación de marcas. El hecho mismo de que la marca no garantice la realidad del producto o del servicio que representa, no concurre sólo en el Derecho de Marcas, sino en otros ámbitos tan trascendentes como, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en el que el Registro de la Propiedad publica el título de propiedad, pero no acredita la realidad física concreta del contenido del derecho inscrito; por ejemplo, el terreno que urbanísticamente es solar en virtud de los planes de ordenación urbana municipales, pero que en el Registro de la Propiedad aparece inscrito como «tierra campa». Me adhiero a la conclusión de Beier en el sentido de que esta función sólo se protege de manera tangencial en las legislaciones marquistas. Bier y Krieger, son citados por Fernández-Nóvoa en «Fundamentos…», ob. cit. p. 53, y plantean el problema de si la tendencia a proteger a los consumidores traerá consigo en el futuro un fortalecimiento de la protección contra el engaño en punto a la calidad del producto de marca.

[48] M. Lobato, ob. cit. «Comentario…», 2007, pág. 87.

[49] La Instrucción de Examen de 11 de marzo de 1997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cambió radicalmente el criterio de inscripción de las marcas eslogan o frases publicitarias que tradicionalmente se venía haciendo dentro de la clase 35, señalando que el hecho de que las marcas eslogan posean un carácter publicitario, no implica que las mismas deban solicitarse y ordenarse en la clase 35, sino que se clasificarán en la clase correspondiente del Nomenclátor, según los productos o servicios concretos a que se vaya a destinar dicho eslogan publicitario; y no quedan sometidas a ningún requisito específico diferente de los que puede exigirse a cualquier marca; ni tienen que ir acompañadas de «marca base». Únicamente serán denegadas si carecen de capacidad distintiva o si incurren en alguna prohibición absoluta o relativa.

[50] Véase, C. Fernández-Nóvoa en «Fundamentos…», ob. cit., p. 58.

[51] El art. 43.1 LM, al fijar los criterios de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, establece que: […] el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Y, el ap. 3 del mismo precepto añade que para fijar la indemnización se tendrá en cuenta: […] entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. El precedente art. 38.3 LM de 1988, tambien establecía que: para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.

[52] Vid. STPICE, de 10 de mayo de 2007, (T-47\06), Antartica c. OAMI y The Nasdaq Stock Market, ap. 46. Para comprobar si se cumplen los requisitos que permiten afirmar el prestigio de la marca, éste mismo apartado 46 apunta que: «[…] it is necessary to take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the amount spent by the undertaking in promoting it, without any requirement that it must be known by a given percentage of the relevant public or that that reputation must exist in a substantial part of the territory concerned […]».

[53] Vid. STJCE, de 23 de febrero de 1999, (C-63\97), BMW c. Ronald Deenik, aps. 40 y 52 y, en el mismo sentido, la STJCE, de 3 de diciembre de 1981, (C-1\81), Pfizer c. Eurim, ap. 7.

[54] Vid. STJCE, de 4 de noviembre de 1997, (C-337\95), Dior c. Evora, aps. 44 y 45.

[55] Vid. STJCE, de 11 de julio de 1996, (C-427\93, C-429\93 y C-436\93), Bristol c. Paranova, ap. 75 y en el mismo sentido la STJCE, de 11 de noviembre de 1997, (C-349\95), Frits Loendersloot c. G. Ballantine, ap. 33.

[56] El Art. 9.3. del Reglamento (UE) 2017\1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, reconoce el derecho exclusivo del titular de la marca de la Unión Europea a usarla en el tráfico económico y, en consecuencia, está habilitado para prohibir a terceros: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios, con el signo; e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad; f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006\114\CE.

[57] Según el art. 10. ap. 2, de la Directiva de Marcas de 2015, el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios y, en particular, según el apartado 3: a) colocar el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; f) utilizar el signo en la publicidad comparativa e manera contraria a la Directiva 2006\114\CE.

[58] Véase, C. Fernández-Nóvoa, «Fundamentos…», ob. cit., p. 62 y M. Areán Lalin en «El cambio de forma de la marca», Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, 1985 p. 36, pone de manifiesto que «[…] la publicidad y demás medios psicológicos de diferenciación de los productos actúan claramente en interés de los empresarios, al facilitar la entrada y consolidación en el mercado de sus productos o servicios». De igual modo el Juez Stewart del Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó en una dissenting opinion que el producto comprado por el consumidor contiene no sólo los componentes químicos que un laboratorio competente puede detallar, sino también un conjunto de elementos intangibles que diferencian el producto en el mercado, Stewart, Caso Federal Trade Commission v. The Borden Company. 383 US 637 -16 L. De. 2d 153 – 1966 Trade Cas. § 71,716. P. 82, 196.

[59] Véase, M. Areán lalín, «Función publicitaria y cambio de forma de la marca», en «Actas de Derecho Industrial», núm. VIII, Ed. Cometa, Zaragoza, 1982, pp. 82 y 83.

[60] C. Fernández-Nóvoa, «Fundamentos…», ob. cit., p. 63, con cita de M. Areán Lalín en, supra, ADI.

[61] A. Bercovitz, ob. cit., «Introducción a las Marcas…», Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 62.

[62] G. E. Sironi, «I marchi…», ob. cit., págs. 119 y ss.

[63] Schechter, cita de C. Fernández-Nóvoa, en «Fundamentos…», ob. cit., p. 61.

[64] Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 1942 al resolver el caso «Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. Vs. S.S. Kresge, Co.».

[65] El art. 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, relativo a la publicidad ilícita, señala que: «La publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal».

[66] La Ley 25\1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89\552\CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, define en su art. 3, letra c), la publicidad encubierta, que expresamente se prohíbe en el art. 10.2 del mismo texto legal. Para un comentario más extenso sobre esta cuestión, véase M. Lobato, ob. cit., «Comentario…», 2007, pág. 95.

[67] Ibidem, ap. 55.

[68] Véase sobre el agotamiento del derecho de marca y la función publicitaria la interpretación del art. 5.3., letra d) y art. 7.1 de la Primera Directiva de Marcas, 1989, en la STJCE, de 4 de noviembre de 1997, (C-337\95), Dior c. Evora, ap. 38 y en el mismo sentido, STJCE, de 23 de febrero de 1999, (C-63\97), BMW c. R. K. Deenik, ap. 64.

[69] Ibidem, ap. 40.

[70] Ibidem, ap. 43, 45, 46, 47, 54.

[71] Vid. supra, STJCE 1999, BMW c. R.K.Deenik, ap. 51.

[72] Vid. la STJCE de 23 de marzo de 2010, (acumulados, C-236\08 a C-238\08), Google c. LVM, Viaticum y CNRRH, ap. 99.

[73] STJCE 1997, Dior c. Evora, ap. 46.

[74] Vid, supra, STJCE 1999, BMW c R.K. Deenik, ap. 60.

[75] Vid., supra, STJCE 2010, Google c. LVM y otros, aps. 65, 71 y 99.

[76] El Tribunal de Justicia ha examinado por primera ver la función de inversión en la STJCE de 22 de septiembre de 2011, (C-323\09), Interflora c. Marks & Spencer, aps. 60 a 64 aunque ya había hecho referencia a ella en otras ocasiones como, supra, STJCE 2009, L’Oréal c. Bellure, ap. 58.

[77] Vid. STJCE de 12 de julio de 2011, (C-324\09), L’Oréal c. eBay, ap. 83.

[78] Vid. la Resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 25 de abril de 2001, (R. 283\1993-3), Hollywood c. Souza Cruz, ap. 71.

[79] Vid, supra, la STJCE 1999, General Motors c. Yplon, ap. 27.

[80] M. Monteagudo. «La protección…», ob. cit., p. 88, y nota al pie nº 141 citando a Schweiger.

[81] Sobre el uso en Estados Unidos de las marcas arquitectónicas, C. Fernández-Nóvoa, hace un comentario de la Sentencia de 12 de abril de 1977 en el caso Fotomat Corporation v. Cochram (194 USPQ, 128 y ss) del Tribunal de Distrito de Kansas y de la Sentencia de 26 de agosto de 1980, Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ, 92 y ss.), en el comentario sobre el «Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana» en «Actas de Derecho Industrial», T. 7, Ed. Montecorvo, Madrid, 1982, pp. 497 y 498.

[82] Vid. infra, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 28\5\2008, 6\10\ 2008, 30\3\ 2009, 22\7\ 2009, 4\1\2010 y de 4\3\ 2010.

[83] Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs presentadas el 10 de julio de 2003 en el asunto C-408\01, Adidas c. Fitnessworld, en el que se dictó la STJCE de 23 de octubre de 2003.

[84] El texto vigente en ese momento al que alude Jacobs es la Directiva 89\104\CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

[85] Vid. supra las Conclusiones del AG Jacobs, de 10 de julio de 2003, ap. 63, en las que expone que a su juicio «sería poco conveniente, como cuestión de principio, ampliar la protección de marcas de modo que se impidiese el uso de elementos decorativos y motivos comunes como las rayas» con cita, supra, de la S. 2003, Libertel c. Benelux-Merkenbureu, ap. 53 que dice: «Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ha reconocido que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos (sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108\97 y C-109\97, Rec. p. 1-2779, apartado 25, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53\01 a C-55\01, Rec. p. 1-3161, apartado 73)» y ap. 55: «Por tanto, es preciso reconocer, en el ámbito del Derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro».

[86] Vid. STJCE de 21 de noviembre de 2002, (C-23\01), Robelco c. Robeco, aps. 31 y 32.

El art. 5 de la Directiva de Marcas de 2008, al enumerar los Derechos conferidos por la marca establecía en su apartado 5 que: Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

En el texto vigente de la Directiva de 2015 se contiene en el art. 10.6 que, textualmente, dice: Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

[87] Art. 10, Directiva 2015: Derechos conferidos por la marca 1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta. 2.  Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando: a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Directiva 2008\95\CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Art. 5. Derechos conferidos por la marca. 1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

[88] STJCE de 9 de enero de 2003, (C-292\00), Davidoff c. Gofkid, ap. 25.

[89] A. García Vidal, «El uso de la marca renombrada como elemento decorativo», en «Actas de Derecho Industrial», Tomo XXIV, 2003, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 517.

[90] STJCE de 23 de octubre de 2003, (C-408\01), Adidas c. Fitnessworld.

[91] Supra, STJCE 2003, Adidas c. Fitnessworld, ap. 31.

[92] A. García Vidal, ob cit., «El uso…», pág. 522 y cita la Sentencia del Tribunal Regional de Apelación.

[93] El art. 5.1., letra b), DM contempla el riesgo de confusión con la marca anterior: La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[94] Vid. supra, STJCE 2008, Adidas c. Mode, ap. 34.

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